Оспаривание отказа в выдаче патента на изобретение. Подготовка, подача и рассмотрение возражения.

Решение об отказе в регистрации изобретения может быть вынесено Федеральным институтом промышленной собственности (ФИПС при Роспатенте) по ряду причин, в частности:
- Патентуемый объект не является изобретением,
- Изобретение не отвечает условиям патентоспособности (новизна, изобретательский уровень, промышленная применимость);
- Изобретение не отвечает требованиям раскрытия, т.е. не описано в заявке с полнотой, достаточной для осуществления.

Если заявитель считает, что позиция государственной экспертизы не является правомерной, он имеет право оспорить решение в административном порядке в течение 7 месяцев с даты направления решения. Оспаривание осуществляется путем подачи соответствующего возражения в Палату по патентным спорам.

Перед началом работы рекомендуется объективно оценить шансы на оспаривание решения.
В ряде случаев заявитель может быть прав по сути вопроса, а отказ в регистрации связан исключительно с недостатками патентной заявки. Например, при анализе соответствия изобретения условию патентоспособности "изобретательский уровень" учитывается технический результат, который декларировался в первоначальных материалах заявки, а также пояснения влияния признаков формулы изобретения на этот результат, которые должны содержаться в первичном описании. Если заявитель в дополнительных материалах, даёт новый результат, который первоначально не упоминался, такие материалы могут быть не приняты к рассмотрению.
Таким образом, стоит предварительно оценить, насколько правомерны были замечания эксперта не только с точки зрения их сути, но и с формальной точки зрения. Кроме того, желательно установить, есть ли возможность устранить эти замечания в объеме информации, содержащейся в первоначально поданной заявке.
Если шансов на оспаривание решения не много, возможно, стоит рассмотреть вариант подачи новой патентной заявки, в которой будут устранены недостатки предыдущей. Это, с одной стороны, приведет к потере даты приоритета и начала действия патента, но с другой стороны, может сэкономить вам время и деньги.

Возражение необходимо подготовить в соответствии с требованиями Регламента по административным спорам Роспатента.
Текст возражения излагается в свободной форме и должен содержать номер заявки, по которой получен отказ в регистрации изобретения, сведения о заявителе, а также подробные обоснования неправомерности вынесенного решения.
Если к возражению прилагаются документы на иностранном языке (патенты, статьи и т.д.), должен быть приложен перевод документа на русский язык, который подписан переводчиком, а также документ, подтверждающий знания переводчика языка оригинала, например, диплом об образовании.
За рассмотрение возражения необходимо уплатить патентную пошлину. Копия платежного документа или сведения об оплате должны быть также приложены к материалам.

Возражение может быть подано в бумажной или электронной форме. В первом варианте заявитель может сдать документы в окно приема Роспатента, направить их почтой или курьером. Во втором варианте заявитель или его представитель должен иметь усиленную электронную подпись и быть зарегистрированным в сервисе "Личный кабинет" ФИПС.

Палата по патентным спорам должна проверить документы возражения в течение 5 рабочих дней с момента получения. Если материалы соответствуют формальным требованиям, назначается заседание коллегии Палаты по патентным спорам, которое должно пройти не позднее чем через месяц с даты принятия возражения.

В рассмотрении участвуют:
- заявитель или его представитель с доверенностью,
- представитель от экспертного отдела ФИПС, которым было принято решение об отказе в регистрации,
- три члена коллегии Палаты по патентным спорам, которые будут принимать решение.
Участие в заседаниях можно принять как лично, так и по видеосвязи.
Процедура рассмотрения включает устные выступления заявителя и представителя экспертного отдела, а также вопросы членов коллегии участникам процесса.
Рассмотрение возражения имеет следующие особенности:
1. До вынесения решения заявитель имеет право представить скорректированную формулу изобретения.
При корректировке заявитель может сузить объем правовой охраны, чтобы сделать изобретение патентоспособным или устранить замечания экспертизы к изложению признаков. Поэтому заявителю (или представителю) лучше заранее заготовить вариант скорректированной формулы перед заседанием.
2. До вынесения решения заявитель имеет право преобразовать заявку на изобретение в заявку на полезную модель.
Это может быть целесообразно, если изобретение описывает устройство, которое отвечает условию патентоспособности "новизна", но не соответствует критерию "изобретательский уровень". Однако следует помнить, что подход к оценке "новизны" в полезной модели отличается от изобретения.
3. Коллегия может перенести рассмотрение возражения на более поздний срок для полного изучения материалов, в том числе по ходатайству заявителя.
4. В случае изменения объема правовой охраны коллегия Палаты по патентным спорам имеет право назначить дополнительный поиск в объеме уточненных материалов заявки, который будет проводиться экспертным отделом.

На основании представленных документов, а также изложенного мнения сторон, коллегия принимает решение об удовлетворении или отказе в удовлетворении возражения. На заседании объявляется его резолютивная часть.

Коллегия палаты по патентным спорам готовит официальное решение с подробным обоснованием позиции, которое должно быть подписано руководством Роспатента не позднее, чем через 2 месяца с даты объявления решения. При этом Роспатент имеет право отклонить решение и направить его на новое рассмотрение.

В случае несогласия с вынесенным решением по возражению, заявитель имеет право оспорить его в Суде по интеллектуальным правам. Следующей инстанцией является Президиум суда по интеллектуальным правам и затем - Верховный суд.

Чтобы не совершить ошибок, которые могут привести к отказу в удовлетворении возражения, заявитель может доверить работу по оспариванию решения специалисту в данной области, например, патентному поверенному. В этом случае поверенный возьмет на себя все работы, включая выявление оснований для оспаривания, подготовку возражению, его подачу, а также участие в заседаниях коллегии Палаты по патентным спорам.
​
Информация актуальна на 27.09.2021г.
Автор публикации:
Саленко Александр